Товарный знак: определение, примеры, функции, защита

Действенные способы защиты прав на товарный знак

Больше материалов по теме «Ведение бизнеса» вы можете получить в системе КонсультантПлюс .

  1. Почему так важна защита
  2. Что дает регистрация
  3. Способы защиты товарного знака
  4. Методы защиты знака

Защита прав на товарный знак нужна для предупреждения подделок, посягательств на нематериальную собственность. Наличие защиты позволяет получить полное право на выпуск продукции, которое нельзя нарушить. Если право фирмы будет нарушено, она может обратиться в суд.

Почему так важна защита

Определение товарного знака содержится в статье 1477 ГК РФ. Это обозначение, необходимое для индивидуализации фирмы и ее товаров. Товарный знак может быть самым разным: слова, изображения, комбинирование двух инструментов, объемные элементы, звук. Звуковой товарный знак обычно используют радиокомпании. В некоторых государствах можно в качестве товарного знака регистрировать даже ароматы. Подходит это парфюмерным фирмам.

Действительная необходимость в регистрации знака есть у межнациональных корпораций. Именно продукцию этих корпораций чаще всего подделывают. Но задуматься о регистрации следует и небольшим стартапам. Небольшая фирма может быстро набрать обороты в своей деятельности, и ее товар будут подделывать. Конкурирующая фирма будет зарабатывать на репутации, не вкладывая в рекламу ничего.

Что дает регистрация

Регистрация товарного знака дает следующие возможности:

  • Использование знака практически на всех носителях: производимые товары, сайты, имя домена, документы.
  • Возможность передачи права на использование товарного знака другому ЮЛ или ФЛ.
  • Использование в качестве залога при кредитовании.
  • Защита своего знака от посягательств конкурентов.

Если представители фирмы увидят, что знак используется другой компанией, они могут обратиться в суд.

Способы защиты товарного знака

Для защиты товарный знак нужно его зарегистрировать. Сделать это можно в ФГБУ «ФИПС» (это отделение Роспатента). Регистрировать знак нужно в той местности, где он будет эксплуатироваться. Длительность оформления занимает 12-15 месяцев. Срок действия знака – 10 лет. Его можно продлевать неограниченное число раз. Если фирма будет работать, в том числе за рубежом, нужно пройти международную регистрацию. Она нужна для защиты на территории других государств.

ВАЖНО! Если фирма оформила знак в России, это не станет автоматически гарантом защиты в других государствах. Право обладания действует только в той стране, в которой оно появилось.

Перед направлением заявки в Роспатент нужно проверить, не используется ли выбранный знак еще кем-то. Совпадения можно найти при помощи базы Роспатента. Эта база состоит из 500 000 знаков. Если права на знак принадлежат другой фирме, то регистрировать его нельзя. Проверка на совпадения выполняется патентным бюро. Его представители сравнивают логотип/название с базой данных. Это позволяет исключить все совпадения.

Правообладатель имеет полномочия для контроля применения знака третьими лицами при этих обстоятельствах:

  • Нанесение маркировки на продукцию, упаковку, рекламные носители.
  • Использование товарного знака в качестве знака обслуживания.
  • Указание в документах, сопровождающих отпуск продукции в оборот.
  • Использование товарного знака в продвижении продукции или услуг.
  • Использование в социальных сетях, домене, электронной почте.

Лицо, имеющее права на знак, не может ограничивать использование знака, если это использование в личных целях ФЛ, которые не преследуют целей по извлечению прибыли. Наказание не может накладываться на лиц, которые используют знаки по согласованию с их обладателем.

К СВЕДЕНИЮ! Регистрация знака – не гарант того, что конкуренты не будут его использовать. Но если использование товарного знака обнаружено, предприниматель может оперативно отреагировать на правонарушение. Для этого имеет смысл сначала отправить письмо с претензией, а затем, если компания-правонарушитель никак не реагирует, отправиться в суд.

Методы защиты знака

Защита прав предполагает действия в том случае, если обнаружен факт использования зарегистрированного знака. Они могут лежать в различных плоскостях.

Гражданский метод

Для инициирования дела о защите товарного знака нужно обращаться в арбитражные суды. Если дело хотят начать обе стороны, можно идти в третейский суд. Для обращения в орган нужно составить заявление. В нем должны содержаться требования. К примеру, это следующие требования:

  • Прекращение неправомерного использования товарного знака.
  • Возмещение убытка, возникшего вследствие незаконного использования знака.

Нужно учесть, что обычно установить размер ущерба, нанесенного вследствие неправомерного использования знака, очень сложно. А потому истец может обратиться к альтернативному способу защиты – требованию компенсации. Размер компенсации может варьироваться от 10 000 до 5 000 000 рублей. Соответствующее положение содержится в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Если истец будет добиваться именно выплаты компенсации, определять размер убытков не требуется.

Еще один метод защиты – публикация решения суда в СМИ. Нужно это для восстановления деловой репутации фирмы.

Судов есть полномочия по решению этих вопросов:

  • Защита исключительного права на товарный знак.
  • Исполнение договора по передаче прав на использование товарного знака.

В арбитражный суд можно обращаться тогда, когда соглашениями, связанными с использованием товарного знака, предусмотрен именно такой порядок.

Административный метод

Существуют такие административные способы:

  • Отправка возражения в Палату по патентным срокам.
  • Направление заявления о нарушении норм конкуренции в Антимонопольный орган.
  • Направление жалобы в структуру, которая управляет работой правонарушителя.

Административные методы достаточно продолжительны в реализации. К заявлению о нарушениях нужно приложить бумаги, подтверждающие права истца на знак.

Защита через таможенные органы

За помощью таможенных органов следует обращаться тогда, когда неправомерное использование знака связано с ввозом или вывозом продукции из РФ. Процедура в данном случае будет регламентироваться Положением о защите прав, установленным Приказом ГТК №1199 от 27 октября 2003 года.

Читайте также:
Патент на товарный знак - оформление, документы

Уголовное преследование

На нарушителя прав на чужой товарный знак может накладываться уголовная ответственность. Привлекают к ней на основании статьи 180 УК РФ. В пункте 1 предусмотрены эти наказания за неправомерное использование чужих товарных знаков:

  • Штраф 100 000-300 000 рублей или исправительные работы до 2 лет.
  • Лишение свободы до 24 месяцев с наложением штрафов до 80 000 рублей.

Если преступление совершалось группой лиц или организованной группой, ответственность будет серьезней.

Уголовная ответственность накладывается в том случае, если вследствие правонарушения образовался крупный ущерб. Размер его, согласно статье 169 УК РФ, составляет 1 500 000 рублей. Такой ущерб может быть причинен в следующих обстоятельствах:

  • Реализация оптовых партий контрафакта.
  • Компания, которой принадлежит товарный знак, утратила свое влияние на рынок сбыта.
  • Упущенная выгода.

К СВЕДЕНИЮ! За использование товарного знака уголовная ответственность накладывается крайне редко. Отсутствует соответствующая судебная практика, сложно доказать величину ущерба.

Другие методы

Владелец знака имеет право на самостоятельную защиту. Однако инструменты для этой защиты должны быть соразмерны правонарушениям. К примеру, в качестве самозащиты могут использовать максимальное усложнение незаконного использования знака. Для этого используются голограммы, фигурные элементы и прочее.

Как защитить товарный знак в 2021 году?

Часть четвертая ГК РФ относит товарные знаки к средствам индивидуализации предприятий. Глава 76 ГК РФ позволяет установить режим правовой защиты товарного знака, для этого проводится процедура регистрации в ФИПС с выдачей охранного свидетельства. При наличии указанного свидетельства, предприятие может осуществлять защиту права на товарный знак способами, установленными ст. 1252 ГК РФ.

Нюансы регистрации товарного знака

Каждая компания, планирующая добиться успеха на рынке, должна использовать все законные способы повышения конкурентоспособности. Для индивидуализации фирмы, а также ее продукции, применяется торговый знак, который выражается в следующих видах:

  • обозначения текстового характера, выраженные с помощью шрифтовых комбинаций (словоформы, аббревиатуры и т.д.);
  • средства изобразительного характера – графические объекты без применения текстовых форм;
  • обозначения комбинированного характера – комплекс текста и графики в едином объекте.

На товарный знак юрлицо может получить свидетельство о регистрации. Для этого необходимо подтвердить, что представленный знак обладает уникальными характеристиками.

Правообладателю предоставляется полный комплекс мер по защите товарного знака, однако для этого нужно пройти регистрацию через службу Роспатента. Процедура состоит из следующих этапов:

  • проведение предварительной проверки товарного знака на предмет уникальности;
  • направление регистрационной заявки в ФИПС;
  • публикация информации о заявке в информационном вестнике Роспатента;
  • формальная экспертиза, проводимая на предмет соответствия заявки законодательным актам;
  • вынесение уведомления о положительном прохождении формальной экспертизы;
  • экспертиза регистрируемого обозначения по существу;
  • вынесение решения о регистрации знака в госреестре;
  • регистрация товарного знака в госреестре, официальная публикация данных в вестнике Роспатента;
  • выдача правообладателю свидетельства на товарный знак, прошедший регистрацию.

С этого момента владелец исключительного права на товарный знак может использовать весь комплекс действий по защите объекта индивидуализации.

Способы защиты прав на товарные знаки

В ст. 1252 ГК РФ перечислен перечень основных мер по защите товарного знака:

  • заявление о признании права – при возникновении спора с участием третьих лиц, отрицающих или не признающих указанное право;
  • направление требований о прекращении нарушений подтвержденных прав;
  • судебная защита – направление иска о возмещении убытков или выплаты компенсации с лица, противоправно использующего чужие товарные знаки;
  • требование о принудительном изъятии носителей, на которых нанесены знаки;
  • направление требования о публикации акта судебного учреждения с указанием настоящего правообладателя.

Каждый правообладатель может реализовать все перечисленные варианты отстаивания своих интересов. Наиболее эффективным вариантом является судебная защита прав на товарные знаки, в ходе которой можно не только пресечь противоправные действия третьих лиц, но и добиться возмещения убытков или компенсационных выплат за использование чужого объекта интеллектуальной собственности.

На практике, до передачи документов в судебные инстанции, предъявляется требование о прекращении противоправного использования товарного знака с изъятием продукции из гражданского оборота.

Если этот вариант не приносит положительного результата, предстоит урегулирование спора в судебных учреждениях.

Товарный знак
для вашего бизнеса

Краткое руководство по товарному знаку как основному элементу брендинга вашей компании

Условия наступления ответственности за противозаконные действия регламентированы ст. 1515 ГК РФ. Для этого нужно учитывать следующие нюансы:

  • под незаконным использованием чужого товарного знака понимается его размещение на товарах, этикетках, упаковках без разрешения правообладателя (закон допускает передачу исключительных прав на основании лицензионных договоров или иными способами);
  • материальные носители, на которых незаконно размещены чужие товарные знаки, признаются контрафактными, а их использование в гражданском обороте является противоправным действием;
  • право на товарный знак подлежит защите только в пределах территории, на которой он проходил регистрацию (например, при получении свидетельства о регистрации на территории РФ, автоматическая правовая охрана за пределами страны не возникает);
  • исключительные права на товарный знак защищаются только в отношении группы товаров или услуг, которые были включены в заявку при регистрации.

Рассмотрим, как происходит защита зарегистрированного обозначения в судебном порядке.

Варианты судебной защиты товарного знака в 2020 году

Взыскание убытков или компенсации за нарушение прав на товарные знаки возможно только в судебном порядке.

Обращение в суд по защите прав на объекты интеллектуальной собственности может происходить по следующим направлениям:

  • привлечение нарушителя к административной или уголовной ответственности;
  • направление искового заявления в арбитражный суд;
  • рассмотрение спора через Палату по патентным спорам;
  • подача жалобы в ФАС;
  • направление жалобы в органы Федеральной таможенной службы.
Читайте также:
Защита авторских прав в интернете в 2021 году

Выбор одного из перечисленных вариантов является правом владельца товарного знака. Например, если правоохранительными органами изъята единичная партия контрафактной продукции, целесообразно настаивать на возмещении ее двукратной стоимости, поскольку определить ее рыночную стоимость не составит труда.

Возмещение указанными способами может происходить в рамках уголовного или административного процесса, для этого предъявляется соответствующий гражданский иск. Нужно учитывать, что доказывание размера убытков и подготовка расчета суммы ущерба являются обязанностью правообладателя. По этой причине, наиболее оптимальным вариантом будет заявление требований о выплате компенсации в твердой сумме.

Одновременно с удовлетворением требований о выплате убытков или компенсации, суд обязан принять решение о конфискации контрафактной продукции.

Передача указанных носителей действительному правообладателю не допускается, изъятая продукция подлежит уничтожению за счет нарушителя.

Товарный знак и нарицательные обозначения

В апрельском пленуме по интеллектуалке Верховный суд рассмотрел важный вопрос о соотношении словесного обозначения, имеющего статус товарного знака, и статус нарицательного. Верховный суд указал следующее: «С учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В связи с этим употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи» (п. 157 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

С одной стороны, возникает вопрос, какой в этом смысл, если по смыслу пп. 1,2 ч. 1 ст. 1483 ГК РФ нарицательные обозначения не могут получать правовую охрану в качестве товарных знаков, но с другой стороны, процесс, который в лингвистике называется «апеллятивация», т.е. переход имени собственного в нарицательное, придает такому подходу проактивный смысл, помогающий в ситуации, когда обозначение стало нарицательным, но сохранился товарный знак. Есть еще и более прозаичный смысл – проглядели специалисты при регистрации. Но это факультативный вопрос, имеющий больше политический толк, главная правовая же проблема, скрылась в тезисе о том, что «не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара».

Представляется, что подобное пояснение скрывает в себе существенную логическую ошибку. Если обозначение признано нарицательным, то оно не теряет своего индивидуализирующего свойства. Процесс апеллятивации в рамках логического Закона обратного отношения между объемом и содержанием понятия подразумевает, что имя собственное за счет расширения объема понятия сужает его содержание. В случае с товарным знаком его содержание привязывает принадлежность товара конкретному правообладателю, когда же обозначение становится нарицательным, как результат активной и успешной деятельности правообладателя, то в его объем входят все аналогичные товары. То есть обозначение не теряет своей индивидуализирующей функции, она лишь становится шире и в этой ситуации задача производителя сузить объем понятия, за счет расширения его содержания.

Поэтому невозможно использовать нарицательное обозначение без индивидуализации, законы логики таковы, что нарицательное понятие все равно покрывает конкретные товары, поскольку они входят в его содержание. Поэтому производители сегодня делают не просто смартфоны и ноутбуки, а смартфоны и ноутбуки конкретной модели, расширяя содержание данного понятия и сокращая его объем. То есть, если понятие признано нарицательным, то оно не может терять своего нарицательного свойства, если оно используется в отношении конкретных предметов, поскольку данные предметы входят в его содержание. Такой подход может работать только при онимизации, т.е. процесса утраты понятием нарицательного характера и переход его в статус собственного.

Однако, в одном из свежих дел СИПа данный закон логики попытались опровергнуть. Так в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 20.09.2019 N С01-919/2019 по делу N А12-1746/2019 рассматривался спор в отношении использования товарного знака «Дискатор», который ответчик производитель сельхозтехиники использовал на своем сайте, обозначая им свою продукцию. Суды двух инстанций отказали иске правообладателю, указав, что “Дискатор” употребляется как нарицательное существительное для обозначения дисковых агрегатов, используемых для обработки почвы; понятие “Дискатор” является общеупотребляемым словом, описывающим определенный вид почвообрабатывающей сельскохозяйственной техники. Но СИП такой подход счел неправильным, указав что информация о продаже агрегатов для обработки почвы, названных дискаторами, размещена ответчиком в Интернете, причем именно в предложении о продаже товаров, что охватывается соответствующими способами осуществления исключительного права на товарный знак, предусмотренными подпунктами 4 и 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ. С учетом этого такое использование слова “дискатор” охватывается целями индивидуализации товара, а соответственно, не подпадает под разъяснение, содержащееся в пункте 157 постановления N 10.

Представляется, что при таком подходе в сущности теряется смысл разъяснений о правомерном использовании нарицательных товарных знаков, ведь невозможно при продаже товаров использовать нарицательное обозначение так, чтобы не охватывались конкретные товары. Банальный пример с теми же смартфонами, вы заходите в торговый зал, видите указатель «СМАРТФОНЫ», а под ним полки с этими СМАРТФОНАМИ различных производителями и на каждом ценнике указано «СМАРТФОН», т.е. нарицательное имя все равно используется для индивидуализации.

Читайте также:
Можно ли вернуть книгу в магазин при наличии чека

Но не менее спорным в данном деле является другая судебная конклюзия. СИП, ссылаясь на в абзац 3 пункта 52 постановления N 10, указывает, что поскольку регистрация товарного знака не оспорена в Роспатенте, то ссылка на нарицательный характер обозначения не может быть принята судом как основание для отказа в иске в защите исключительного права.

Хочется возразить, позвольте, а в чем тогда смысл разъяснение о ненаказуемом использовании нарицательных обозначений, если без решения Роспатента о неохраноспособности товарного ничего не сделать? В такой логике эта концепция просто ломается.

Думается, что вся проблема в неудачной формулировке п. 157 Пленума 10, который неуместно смешал понятия «нарицательный терминов» и «общеупотребимых слов», если первые с учетом их специфики обозначения группы объектов и вышеописанных тезисов, основанных на филологических свойствах нарицательных, можно ненаказуемо употреблять и в индивидуализирующих целях, то вторые только в целях, не связанных с индивидуализацией.

В филологическом контексте использования товарных знаков, который как мы видим крайне важен в вопросе установления использования товарного знака, также интересна ситуация, когда даже использование конкретных обозначений не является индивидуализацией. Подобную ситуацию можно описать на примере дела, возбужденного Московским УФАС рекламного дела в отношении официального дистрибьютора Mitsubishi.

Компания распространяла некорректную рекламу обслуживания автомобилей. Весной на радио появилась реклама: «Решил сэкономить. Проходил ТО на своем Mitsubishi у Виталика в сервисе. В итоге сделали плохо, а заплатил больше, чем в прошлый раз. А я у официального дилера Mitsubishi обсуживаюсь. Все четко, как по часам, и цены доступные. ». Ее услышал индивидуальный предприниматель из Белгорода, который имеет автосервис под названием «У Виталия» с зарегистрированным сходным товарным знаком, и подал жалобу в столичный антимонопольный орган. Ведомство установило, что дистрибьютор Mitsubishi также реализует свою деятельность в Белгороде и такая реклама действительно имеет признаки нарушения Закона о рекламе», – говорилось в сообщении УФАС.

Кейс этот, действительно, интересный, поскольку он ставит перед правом интеллектуальной собственности ряд филологических капканов. Которые выглядят следующим образом. В филололгии есть такое понятие как “Экземплификант” или “экземплификатив”

Данный термин означает конкретное понятие или имя собственное, используемое в качестве примера для обозначения неизвестного места или личности. Например, для обозначения какого-то абстрактного человека часто используется такой экземплификатив как Вася Пупкин. Аналогично используются фамилии вроде Иванов, когда нужно показать, как заполняется формуляр.

Товарный знак же подразумевает использование конкретного обозначения для идентификации конкретного лица, если же из контекста видно, что конкретное обозначение используется для идентификации абстракции, то мы имеет дела как раз с экземплификативом, форма которого не должна квалифицироваться как использование товарного знака.

Представляется, что в этом деле как раз имеет место подобное экземплификативное правомерное использование товарного знака, поскольку указание “У Виталика” звучит именно в форме абстрактной идентификации.

Казусы рассмотрения споров по защите товарных знаков

Роман Андриянчик
Автор статьи
Юрист сайта Правовед.RU

Юрист сайта Правовед.RU

Мотивом, побудившим автора к написанию данной статьи, является практика, приобретенная последним в арбитражных судах по спорам о защите товарного знака. А также досудебная практика, полученная в ходе защиты интересов клиента сайта Правовед.ру по аналогичным вопросам.

Глобализация товарных рынков, ускорение темпов экономического развития развивающихся стран, тенденции к повсеместной цифровизации рыночной экономики, ежеминутный вывод на рынок громадного количества новых товаров – вот некоторые из тех факторов, которые заставляют задуматься каждого предпринимателя-производителя товаров, работ и услуг о защите своих экономических интересов.

Одним из действенных инструментов защиты интеллектуальной собственности предпринимателей является индивидуализация производимых ими товаров, работ или оказываемых услуг. Целям индивидуализации, как хозяйствующих субъектов, так и производимых ими товаров, служат средства индивидуализации, предусмотренные законом.

Так, отечественное гражданское законодательство в качестве средств индивидуализации юридических лиц и производимых ими товаров называет: фирменное наименование, товарный знак (знак обслуживание), наименование места происхождения товара и коммерческое обозначение – гл. 76 ГК РФ.

Как показывает практика Роспатента, как, впрочем, и судебная практика, наиболее популярным среди предпринимателей средством индивидуализации товара является товарный знак. Так, по данным статистики российские изобретатели и предприниматели за девять месяцев 2018 года подали больше заявок, чем за аналогичный период прошлого года.

Сохраняется тенденция прироста объема поступления заявок на регистрацию товарных знаков от российских заявителей по национальной процедуре: в 2018 году подано на 5,9% заявок больше, чем в 2017 году — 34,973 тысячи заявки.

Широкое использование предпринимателями товарного знака в качестве средства защиты от нарушения авторских прав на практике приводит к появлению множества разнообразных спорных ситуаций, касающихся использования компаниями схожих товарных знаков или схожих с товарным знаком обозначений (наименований). Отдельные, наиболее примечательные казусы (случаи), которые, по мнению автора, могут быть полезны и интересны для предпринимателей и практикующих юристов, мы рассмотрим в настоящей статье.

Но прежде чем обратиться к рассмотрению конкретных спорных ситуаций, с целью единообразного понимания сути и содержания данной статьи, определимся с вопросами о том, что собой представляет товарный знак, и какие виды товарных знаков существуют?

Читайте также:
Объекты интеллектуальной собственности - защита прав ИС в РФ

Российский законодатель в ст. 1447 ГК РФ закрепил довольно скупое определение товарного знака, понимая под ним обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В то же время в научной литературе можно встретить более развернутые определения данного понятия.

Так, в частности, по справедливому мнению Я. Леликовой, товарный знак – это символ, слово или аббревиатура, которые ассоциируются у потребителя с определенной компанией или продуктом и позволяют выделиться и отличиться от конкурентов.

При этом ключевое значение в приведенных определениях, по мнению автора, принадлежит именно «различительной способности» товарного знака, т.е. способности выделить товар, работу или услугу из всего массива предлагаемых на рынке товаров, работ и т.д. Как мы увидим далее, степень «различительной способности» товарного знака зачастую играет решающую роль в разрешении конкретных судебных споров.

Между тем товарные знаки могут иметь и различные виды. Помимо названных выше изобразительных и словесных (аббревиатурных) обозначений, на практике встречаются звуковые и обонятельные товарные знаки. Кроме того, товарные знаки могут иметь комбинированный характер, т.е. включать в себя элементы товарных знаков разных видов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что товарный знак – это сложный объект права, в котором одинаково важны все его элементы и порой не только смысл и визуальный образ, но шрифт и даже цвет имеют существенное значение.

Однако для успешной защиты своих прав на товарный знак важно не только понимание его правовой природы и видовых различий, но и знание концепции механизма правовой защиты товарного знака. По мнению автора, такая концепция представляет собой совокупность правовых норм и положений судебных актов, содержащих общие правила, на основании которых суды и иные правоприменительные органы определяют сходство и различие между товарными знаками и спорными (конкурирующими) обозначениями, наименованиями.

В упрощенном варианте такая концепция, с точки зрения автора, сводится к совокупному действию нижеследующих норм и положений:

  1. в силу пп. 14 п. 1. ст. 1225 ГК РФ, товарные знаки являются средствами индивидуализации товаров, которым предоставляется правовая охрана;
  2. согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
  3. в соответствии с Постановлением Президиума Высшего арбитражного суда РФ (далее – ВАС РФ) от 18.06.2013г. №2050/13, для признания сходства товарных знаков достаточно самой опасности проблемы использования, а не реального смешения товарного знака в глазах потребителей.
  4. обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их особенности и отдельные признаки – абз. 2 п. 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов от 20.07.2015г. № 482);
  5. вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует – п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 122.

Безусловно, действующее отечественное законодательство и судебные акты содержат множество иных правил, регулирующих вопросы защиты товарных знаков. Но все они носят скорее детализирующий характер по отношению к приведенным выше концептуальным нормам и положениям.

Итак, определившись с понятием товарного знака, его видами, а также общими правилами (критериями) рассмотрения судебных споров по товарным знакам, перейдем к рассмотрению конкретных практических ситуаций, связанных с оспариванием права правообладателя товарного знака и приравненных к ним обозначений.

Ситуация 1

Закрытое акционерное общество (далее по тексту – Истец), являющееся обладателем исключительного права на товарный знак «РЕГИОН», обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к одному из высших учебных заведений Ростова-на-Дону (далее по тексту – Ответчик), являвшегося правообладателем программы для ЭВМ под названием Интегрированная информационная система «МФЦ Регион». Суть заявленных исковых требований сводилась к взысканию с Ответчика 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права Истца на товарный знак «РЕГИОН». В судебном заседании представитель Истца заявил, что Ответчик в рамках своей деятельности передавал третьим лицам в рамках государственных контрактов неисключительные права на программу для ЭВМ «МФЦ Регион» без разрешения Истца, как правообладателя товарного знака «РЕГИОН», тем самым нарушив исключительное право последнего.

В отзыве на исковое заявление автор статьи, выступая в качестве представителя Ответчика, обратил внимание суда на следующие обстоятельства:

Во-первых, в реестре товарных знаков и знаков обслуживания Роспатента оспариваемый товарных знак отображен заглавными буквами и в голубом цвете. Следовательно, использование товарного знака «РЕГИОН» только в таком буквенном и цветовом контексте подлежит правовой охране.

В то же время Ответчик использовал в наименовании своей программы ЭВМ слово «Регион» только с одной заглавной буквой, исключительно в черном цвете и в сочетании с главным словом – «МФЦ», индивидуализирующим объект интеллектуальной собственности.

Таким образом, по мнению представителя Ответчика, визуальное восприятие товарного знака «РЕГИОН», отображенного в определенном цветом и буквенном регистре, позволяет увидеть существенное отличие его элементов от элементов наименования программы для ЭВМ «МФЦ Регион», выполненного в ином, нежели товарный знак, цветовом и буквенном регистре, тем самым не нарушая права владельцев.

Читайте также:
Авторские права на книгу - ответственность за нарушение

В обоснование своей правовой позиции представитель Ответчика сослался на норму абз. 1 п. 41 Правил регистрации товарных знаков, утв. приказом Минэкономразвития РФ, в соответствии с которой «обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах».

Во-вторых, представитель Ответчика указал на то, что словесное обозначение «Регион» не может служить средством индивидуализации истца, поскольку данное слово является общеупотребительным.

Суд, исследовав имеющиеся материалы дела, не установил признаков графического сходства, равно как и сходства изобразительного, между исследуемым обозначением, используемым ответчиком, и товарным знаком Истца.

Данное сходство, по мнению суда, не обнаруживается ни при первичной визуализации объекта, ни при установлении возможных отличий сравниваемых объектов. Далее суд соглашается с доводами Ответчика и указывает: «в представленных сторонами в материалы дела документах усматривается, что в наименовании программы ЭВМ ответчика содержится словесное обозначение «Регион» без каких-либо стилистических и графических решений».

В то же время Истец является правообладателем товарного знака, воспроизведенного заглавными буквами и в голубом цвете. Следовательно, использование товарного знака только в таком буквенном и цветовом контексте подлежит правовой охране. Кроме того, суд указывает, что каких-либо индивидуализирующих понятий и признаков графического, стилистического характера, позволяющих отождествить спорное словесное обозначение, используемое ответчиком, с товарным знаком истца, не выявлено.

Возможное сходство сравниваемых объектов по критериям фонетики, морфологии и семантики не может являться исключительным. Суд, сделав первый вывод, добавляет: «само по себе словесное обозначение «Регион» не может служить средством индивидуализации истца, поскольку слово Регион является общеупотребимым и используется в качестве термина для обозначения участка суши или воды, который можно отделить от другого участка (например, того, внутри которого он находится) по ряду критериев».

Истец, недовольный отказом в удовлетворении исковых требований, обратился с апелляционной жалобой в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд. Апелляционная инстанция, в свою очередь, указала, что для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений – постановление Президиума ВАС РФ от 28.07.2011 № 2133/11.

Но при этом суд апелляционной инстанции занял ту же позицию, что и суд первой инстанции, указав, что не находит никакого сходства между товарным знаком и наименованием программы для ЭВМ, а также считает что слово «Регион» является общеупотребимым и не может служить средством индивидуализации Истца.

В обоснование своего решения суд сослался на то, что вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (с материалами дела более подробно можно ознакомиться на сайте arbitr.ru дело № А53-30813/2016, 15АП-7882/2017).

Какие выводы можно сделать по результатам рассмотрения данного спора?

Во- первых, несмотря на положения судебных актов ВАС РФ, которые гласят, что для признания сходства товарных знаков достаточно самой опасности, а не реального смешения товарного знака в глазах потребителей, а также то, что вероятность смешения двух конкурирующих обозначений уже свидетельствует о нарушении, на практике, наличие сходства (смешения) не является безусловной гарантией признания исковых требований законными и обоснованными.

Тем более, что суды рассматривают подобные дела «с позиции рядового потребителя», т.е. категория сходства (смешения) носит весьма субъективный характер. Судьи при оценке опираются, прежде всего, на свое личное восприятие, внутренние ощущения.

По этой причине «победа» в судебном процессе по защите товарных знаков зачастую зависит от уровня юридической риторики представителей Истца и Ответчика.

Здесь стоит также упомянуть о так называемой концепции «размытия товарного знака», которая широко применяется в судебной практике иностранных государств. Согласно данной концепции, обладатель основного товарного знака, наделенного значительной различительной правоспособностью, вправе защищать его от использования третьими лицами в отношении товаров, которые совершенно неоднородны с товарами, производимыми обладателем основного товарного знака.

Например, производитель элитного шоколада вправе запретить использование обозначения, тождественного или сходного названию шоколада, оппоненту, производящему автомобильные масла либо средства бытовой химии с аналогичным наименованием.

Существование такой правовой концепции в рамках иностранных правопорядков обусловлено, не в последнюю очередь, особой ролью судебных органов, которые при разрешении споров допускают значительную степень усмотрения, порой достаточно далеко отходя от буквального смысла норм законодательства. Думается, что применение в российской юрисдикции подобной довольно жесткой концепции «размытия» позволило бы существенно снизить степень личного усмотрения судей при рассмотрении споров о защите в суде товарных знаков (обозначений) в отношении однородных товаров.

Во-вторых, арбитражные суды, рассматривающие дело, указали на то, что слово «Регион» является общеупотребимым, поэтому не может служить средством индивидуализации продукции Истца. Такая позиция судов вызывает удивление, поскольку в соответствии со ст. 1483 ГК РФ, одним из оснований отказа в государственной регистрации обозначений в качестве товарных знаков является, в частности, использование общепринятых терминов.

Получается Роспатент зарегистрировал общепринятый термин «Регион» в качестве товарного знака, выдал Истцу свидетельство на товарный знак, т.е. обеспечил его правовую охрану, а судебные органы в своих решениях сочли слово, составляющее товарный знак, общеупотребимым термином и фактически лишили данный товарный знак правовой охраны. Налицо правовая коллизия. От рассмотрения данного спора, перейдем к изучению не менее интересной правовой ситуации.

Ситуация 2

К автору статьи на сайте Правовед.ру за помощью обратился один из московских предпринимателей, который занимается продажей электронной техники под брендом Xiaomi.ru, посредством использования собственного веб-сайта. В адрес данного предпринимателя от имени организации, являющейся официальным представителем компании Xiaomi H.K. Limited в России, была направлена претензия, содержащая требование о прекращении незаконного использования товарного знака «mI» в доменном имени сайта предпринимателя. Действительно, предприниматель использовал в названии своего веб-ресурса сочетание букв mi.

Читайте также:
Срок действия авторского права в РФ

Здесь стоит сразу оговориться. На сегодняшний день российский законодатель исходит из того, что доменное имя является одним из способов использования товарного знака и наименования места происхождения товара в сети Интернет.

Данный вывод подтверждается тем, что доменное имя упоминается в ст. 1484 «Исключительное право на товарный знак» и ст. 1519 ГК РФ «Исключительное право на наименование места происхождение товара». В свою очередь, и судебные инстанции пришли к выводу о том, что доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака – Постановление Президиума ВАС РФ № 1192/00.

Но вернемся к претензии. В ответ на требования представителя правообладателя о запрете использования товарного знака, был подготовлен мотивированный ответ на претензию, содержащий нижеследующее обоснование.

Во-первых, исходя из представленной представителем правообладателя выписки, относящейся к реестру прав на объекты интеллектуальной собственности, следует, что компания Xiaomi H.K. Limited зарегистрировала в графическом виде некое изображение, которое условно похоже на увеличенное изображение буквы «m» (фонетическое тэ) в русской транскрипции и буквы «m» (фонетическое эм) в латинской транскрипции.

При этом идентифицировать представленный в выписке из реестра знак как букву «m» мешает неслитное изображение всех частей такого знака. Изображение «I» в товарном знаке также можно воспринимать как римскую цифру «1», а слитное изображение mI как римскую цифру 1001.

Таким образом, товарный знак, принадлежащий Xiaomi H.K. Limited, даже отдаленно не напоминает написание строчных букв «mi» в доменном имени сайта. В данном случае отсутствует графическое, стилистическое сходство товарного знака и наименования сайта, а, следовательно, отсутствует опасность смешения рассматриваемого знака и доменного имени веб-ресурса в глазах потребителей.

Во-вторых, сочетание букв «m» и «i» можно рассматривать как общеупотребимый термин, например: название одной из музыкальный нот – мнемоническое обозначение третьей ступени диатонического звукоряда. Приведенный пример означает, что признание и последующая правовая охрана товарного знака «mI» в любом виде привело бы, в частности, к необходимости получения разрешения от Xiaomi H.K. Limited на использование соответствующей музыкальной ноты в общепризнанной мировой нотной грамоте, что является абсолютно недопустимым.

Анализируя вторую спорную ситуацию, мы видим, что доводы защиты от претензионных требований опираются на те же критерии, которые положены в основу разрешения первой спорной ситуации:

  • правовая охрана товарного знака распространяется только на изображение в определенном цветовом и буквенном регистре, зарегистрированное в реестре товарных знаков;
  • буквенное сочетание или словосочетание, составляющее спорное по отношению к товарному знаку обозначение, является общеупотребимым термином.

Виды товарных знаков

Автор статьи:

Хомякова Елена Сергеевна

Ст. 1477 Гражданского кодекса РФ определяет товарный знак как обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского Кодекса РФ).

К товарным знакам приравниваются знаки обслуживания — обозначения, служащие для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

В статье 1482 Гражданского Кодекса РФ зафиксирован общий перечень обозначений, которые можно зарегистрировать в качестве товарного знака:

  • изобразительные обозначения — торговый знак состоит из графических элементов и блоков, без включения текста;
  • текстовые обозначения, слова и словоформы — в этом случае используются только буквенные символы без применения графики;
  • цветовые, звуковые или тактильные обозначения;
  • объемные обозначения — графический или иной творческий замысел, выраженный в трехмерном виде;
  • комбинированные обозначения — различные сочетания перечисленных текстовых, графических и объемных объектов.

Если иные виды товарных знаков позволяют однозначно идентифицировать товар предприятия, то закон разрешает их использование.

В отношении цветовой гаммы указанных обозначений Гражданский Кодекс РФ также не содержит ограничений.

Самыми распространенными среди вышеперечисленных являются словестные товарные знаки, к которым отнести буквы, слова, предложения, даже лозунги компаний. Например, названия компаний Microsoft, Apple, Coca-Cola. Слова могут быть как существующие, так и выдуманные. Чаще всего, данный вид товарных знаков называют логотипами, в качестве которых могут использоваться уже существующие слова («Любимый сад») или придуманные («Макфа»).

Изобразительные товарные знаки представляют собой изображения различных геометрических фигур, линий, предметов, животных, людей, географических, природных объектов и др. Данный вид товарных знаков, как правило, именуют эмблемами.

Они представляют собой любые изображения, какие только могут прийти в голову дизайнерам и художникам, будь то геометрические фигуры, животные, люди и т.д.

В качестве объемного товарного знака используют оригинальные упаковки или сам товар, позволяющий определить его изготовителя. В качестве примера объемного товарного знака могут служить парфюмерно- косметические компании, а также производители алкогольной продукции.

Фрагмент музыкального произведения или короткий оригинальный звук, звук природы, быта, промышленных предприятий, представляют собой Звуковые товарные знаки, примерами которых являются мелодии мобильных телефонов, позывные радиостанций (например, «Европа плюс»), мелодии и заставки популярных телепередач (например, «Поле чудес»).

Товарный знак может быть образован одним или несколькими словами, буквами, цифрами или изображениями, комбинациями цветов, то есть, товарный знак может также состоять из комбинации вышеизложенного.

Примером того являются комбинированные товарные знаки, которые представляют собой смесь перечисленных выше знаков (комбинации элементов разного характера: изобразительных, словесных, объемных и т.д.). Сейчас они используются очень часто, так как сочетание дает возможность получить оригинальность и вероятность регистрации в Роспатент такого знака выше.

Читайте также:
Режим вещных прав на интеллектуальную собственность

Фирменный товарный знак

Фирменные товарные знаки – это знаки, которые предназначены для идентификации непосредственно предприятий-изготовителей. Они могут быть обыкновенными, которые разрабатываются дизайнерами по поручению изготовителей, и престижными, которые присваиваются предприятиям за участие в выставках, ярмарках и т.п.

Ассортиментные товарные знаки предназначены для идентификации товара по виду, торговой марке или наименованию.

Торговая марка — знак или имя, присущие конкретному товару с определенными потребительскими свойствами, позволяющие отличить данный товар от других. Как правило, известная компания, имеющая свой логотип, производит несколько групп товаров с разными торговыми марками. Например, компания «Юнилевер» выпускает огромное количество разных товаров под известными торговыми марками.

Коллективный товарный знак

В зависимости от количества субъектов, имеющих право на пользование товарным знаком, выделяют индивидуальные и коллективные товарные знаки.

Индивидуальный товарный знак — это обозначение, зарегистрированное на имя отдельного конкретного предпринимателя, для коллективного же товарного знака характерны следующие отличительные аспекты: товарный знак регистрируется на имя объединения лиц, являющегося в соответствии со ст. 121 ГК РФ организационно-правовой формой некоммерческой организации; правом использования коллективного товарного знака владеет не само объединение, а субъекты, входящие в него, указанные в свидетельстве на коллективный товарный знак; выпускаемые организациями — членами объединения товары должны обладать едиными качественными или другими характеристиками общего свойства, нарушение этого правила может повлечь досрочное прекращение правовой охраны коллективного товарного знака (п. 3 ст. 1511 ГК РФ); право на коллективный знак не может быть отчуждено, как и не может быть предметом лицензионного договора.

Товарный знак и логотип

Понятия товарного знака и логотипа не тождественны, между ними пролегает разница. В обыденной речи значения этих слов слились в одно, в законах Российской Федерации они обозначаются одинаково. Чтобы понять, чем отличается логотип от товарного знака, нужно разобраться со значениями слов.

Логотип — от английского logotype — уникальное графическое начертание фирменного наименование, или стилизованное сокращение названия фирмы, графический элемент применяющийся для изображения товарных знаков или в качестве эмблемы фирмы.

Товарный знак — это обозначение, служащее для индивидуализации товаров и услуг юридических или физических лиц, что практически соответствует определению.

Однако в российском патентном законодательстве отсутствует термин «Логотип» и при регистрации графического элемента не употребляются термины «зарегистрировать логотип» или «регистрация бренда», а используется законодательно закрепленный термин – «Товарный знак».

Логотип и товарный знак применяются для разных целей. Разница между логотипом и товарным знаком состоит в сфере их применения. Это слова часто путают из-за частичного сходства изображений. Люди покупают вещи, обращая внимание на логотипы или другие обозначения, маркировку.

Защита интеллектуальной собственности не распространяется на логотип. Компания может зарегистрировать логотип в качестве торговой марки, чтобы владеть исключительными правами его применения. Собственник бизнеса сам решает, будут ли различаться эти два элемента, один из которых регулируется Гражданским кодексом РФ, а другой становится частью фирменного стиля.

Законодательством признаётся исключительное право на товарный знак, удостоверенное свидетельством на товарный знак. Поэтому, чтобы получить свидетельство на указанный объект и установить режим правовой охраны, нужно подать заявку в Роспатент. Сделать это можно самостоятельно или поручить поверенному.

Таким образом, исключительные права на товарный знак возникают лишь после его регистрации в уполномоченном государственном органе. Использование вместо товарного знака незарегистрированного обозначения допускается, но никаких исключительных прав в этом случае не возникает.

Каждый товарный знак регистрируется в отношении определённых товаров и услуг, распределенных по классам (чем больше классов, тем дороже регистрация).

При регистрации товарного знака в международном реестре рядом с ним ставятся знаки — буквы R, С, ТМ в кружке.

Правообладатель товарного знака имеет право его использовать, им распоряжаться и запрещать его использование другими лицами.

Свидетельство на товарный знак выдаётся в РФ сроком на 10 лет. В дальнейшем оно может быть по соответствующему заявлению в регистрирующий орган и уплаты соответствующей государственной пошлины продлено ещё на 10 лет, и так неограниченное число раз.

При этом право может быть аннулировано, если товарный знак не использовался в течение трех лет после регистрационной процедуры.

Правовая охрана товарного знака

1. Товарный знак — это обозначение (словесное, изобразительное, объемное, звуковое и др.), служащее для индивидуализации определенной группы товаров, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Из числа общих критериев правовой охраны средств индивидуализации особый интерес представляет такой критерий, как различительная способность товарного знака. Имеется несколько проявлений различительной способности:

а) принципиальная возможность вызывать у потребителя ассоциации с товаром. В определенной степени для товарного знака требуется индивидуальность — не обладают различительной способностью «простые геометрические фигуры, линии, числа». Однако было бы ошибочно приравнивать различительную способность к оригинальности обозначения. Напротив, считается, что различительной способностью обладают самые простые слова в силу их обычности и способности к запоминанию (пример: товарный знак «Добрый»). Не обладают различительной способностью как раз «отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово» . Так, в свое время в России по данному основанию не было зарегистрировано в качестве товарного знака обозначение «XC90» одного известного производителя автомобилей.

Читайте также:
Личные неимущественные права автора - виды и варианты защиты

Пункт 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. N 482.

Принципиальная невозможность вызывать у потребителя ассоциации с товаром — это умозрительное предположение. Практика может опровергнуть такое предположение. Поэтому часто «линии, цифры, отдельные буквы» приобретают различительную способность в результате их использования, когда рядовой потребитель может уверенно указать, какие именно товары идентифицируют эти буквы и цифры. Тогда обозначение может быть зарегистрировано как товарный знак;

б) возможность вызывать у потребителя ассоциации с конкретным товаром. Недопустимо регистрировать в качестве товарного знака обозначения, которые характеризуют товары определенного вида в целом. Так, для молочной продукции нельзя зарегистрировать в качестве товарного знака слово «молоко» (но можно зарегистрировать слова «птичье молоко» для конфет). Очевидно, что закрепление монопольного права на такие обозначения только за одним правообладателем противоречило бы требованиям добросовестной конкуренции. Теми же причинами вызвана невозможность регистрации в качестве товарных знаков общепринятых символов и терминов, а также обозначений, представляющих собой форму товаров.

К данному основанию примыкает драматичная ситуация, когда конкретное обозначение, бывшее когда-то новым (и даже оригинальным), из-за слишком большой популярности вдруг становится собственным именем всего класса товаров. Примерами обозначений, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, являются следующие обозначения: целлофан, термос, ланолин, вазелин, сахарин, целлулоид, эскалатор, примус, граммофон, магнитофон, линолеум, нейлон и др. .

Пункт 3.1 приложения 2 к Приказу Роспатента от 27 марта 1997 г. N 26.

2. Исключительное право на товарный знак. Правовая охрана товарного знака строится по образцу патентного права и предоставляется товарному знаку в случае его государственной регистрации. Решение о государственной регистрации товарного знака принимается по итогам экспертизы. Зарегистрированный товарный знак вносится в Государственный реестр товарных знаков, правообладателю выдается свидетельство на товарный знак. Сведения о зарегистрированном товарном знаке подлежат публикации. Помимо возникновения исключительного права на товарный знак государственной регистрации подлежат переход исключительного права, залог исключительного права и предоставление права использования товарного знака по лицензии.

Исключительное право на товарный знак возникает в результате государственной регистрации обозначения, но началом исчисления срока действия товарного знака является дата приоритета (дата подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака). Десятилетний срок действия исключительного права может быть продлен неограниченное количество раз при условии, что заявление о продлении срока подано в патентное ведомство в последний год действия исключительного права. В этом случае срок продлевается автоматически без проведения экспертизы.

Несоблюдение условий охраноспособности товарного знака является основанием недействительности предоставления правовой охраны товарному знаку. Споры рассматриваются в административном порядке с последующим судебным контролем.

Содержание исключительного права. Способами использования товарного знака являются:

действия с материальным носителем. Это размещение товарного знака на самих товарах, на этикетках или упаковках товаров, которые ввозятся на территорию Российской Федерации либо вводятся в гражданский оборот (производятся, продаются, предлагаются к продаже и т.п.);

действия, не связанные с материальным носителем. Это размещение товарного знака на вывесках и в рекламе; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в сети Интернет, в том числе в доменном имени, и т.п.

Обязанность использования товарного знака. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно (в отношении всех или части товаров, на которые было закреплено исключительное право) вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. При этом закон не содержит требования к правообладателю лично производить товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.

3. Ограничения исключительного права на товарный знак.

1. Из числа общих ограничений исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности к товарному знаку применяется одно единственное — исчерпание права. Это означает, что свободное использование товарного знака без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения допускается только в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Таким образом, даже использование товара, маркированного товарным знаком, для личных нужд без лицензионного соглашения (например, ввоз на территорию России легально приобретенного автомобиля, смартфона или баночки газированной воды) является нарушением исключительного права на товарный знак, а сам такой товар считается контрафактным.

2. Специальным ограничением исключительного права на товарный знак по объему правовой охраны является ограниченность права определенной сферой. Для товарных знаков этой сферой является действие исключительного права в отношении группы однородных товаров. При государственной регистрации товарного знака устанавливается исключительное право заявителя только на определенные товары определенных классов. Соответственно, и свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право на товарный знак только в отношении товаров, указанных в свидетельстве. Классификация товаров проведена в Международной классификации товаров и услуг (далее — МКТУ) .

См.: Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г.

Если правообладатель выпускает под своим товарным знаком, например, шампунь, то нарушением его исключительного права является выпуск под сходным обозначением, например, мыла. Шампунь и мыло принадлежат к одному классу по МКТУ и образуют группу однородных товаров. Таким образом, применение МКТУ позволяет применять формальный подход при установлении факта нарушения исключительного права. Но, например, автомобили и автомобильные дверные ручки относятся к разным классам товаров по МКТУ (автомобильные ручки попали в класс мебели). Это, конечно, абсурдно. Поэтому существует иной подход, применяемый в спорных ситуациях, — определение однородности товаров с позиций потребителя. При этом «решающее значение придается существованию принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих товаров одному и тому же производителю» . Так, например, российская практика признала, что пиво и орешки (формально относящиеся к разным классам МКТУ ) являются однородными товарами.

Читайте также:
Какая ответственность предусмотрена за нарушение авторских прав

Сергеев А.П. Указ. соч. С. 604.

Привилегия не учитывать однородность товаров при защите исключительного права дается правообладателям общеизвестных товарных знаков, которые подлежат внесению в особый государственный реестр.

4. Особенности условий лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака. Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.

Следует учитывать, что обязанность обеспечить качество товаров существует только для лицензионных договоров. При отчуждении исключительного права на товарный знак бывший правообладатель утрачивает интерес к поддержанию качества товаров, выпускаемых новым правообладателем.

5. Особенности защиты исключительного права на товарный знак. Товар, на котором отсутствует незаконно используемое обозначение, даже если внешний вид этого товара ассоциируется с определенным производителем (и этот внешний вид не зарегистрирован в качестве товарного знака), не является контрафактным.

Поскольку нарушение исключительного права на товарный знак связано с незаконным использованием зарегистрированного обозначения, уничтожению подлежит, строго говоря, именно обозначение. В соответствии с общей нормой п. 4 ст. 1252 ГК контрафактные материальные носители подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если не предусмотрены иные последствия. Эти иные последствия как раз и предусмотрены в отношении товарных знаков: в тех случаях, когда введение контрафактных товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель не может требовать их уничтожения, а вправе только предъявить требование об удалении незаконно используемого обозначения с товаров, этикеток или упаковок ( п. 2 ст. 1515 ГК).

Товарный знак: как рассчитать право использования?

Защита исключительного права на товарный знак. Правообладатель. Способы защиты. Компенсация. Доказательства.

Исключительное право на товарный знак организации или ИП защищается законом, если оно зарегистрировано в установленном порядке. Правообладатель в случае нарушения права может избрать любой из способов защиты, предусмотренных ст.1515 ГК РФ. Это может быть изъятие из оборота или уничтожение контрафактного товара, взыскание убытков, выплата компенсации в твердой сумме или в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.

Правообладателю следует проанализировать, какой способ защиты для него более выгодный. Чаще всего правообладатели не взыскивают убытки, поскольку их размер необходимо доказать, что может быть затруднительным. Другое дело обстоит с компенсацией. Если правообладатель выбирает компенсацию в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то ему следует учитывать, что обычно взимаемая за правомерное использование цена должна относиться к аналогичному способу и объему использования товарного знака. Правообладатель должен представить свои расчеты и доказательства, подтверждающие обычно взимаемую цену.

Фабула дела:

Общество обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением к ИП о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере двукратной стоимости права использования товарного знака.

ИП реализовал товар с нанесенными изображениями, до степени смешения схожими с товарным знаком общества.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, уменьшив размер компенсации ниже установленного законом минимального предела, используя правовую позицию Конституционного суда РФ.

Суд апелляционной инстанции посчитал, что не имеется оснований для применения разъяснений Конституционного суда РФ, изменил решение суда первой инстанции, удовлетворив требования общества в полном объеме.

Суд по интеллектуальным правам оставил решение без изменения.

Не согласившись с решениями суда апелляционной инстанции и суда по интеллектуальным правам, ответчик обратился в Верховный суд с кассационной жалобой, в которой просил суд отменить указанные акты, ссылается на одноразовый характер нарушения, несоразмерность суммы компенсации последствиям нарушения, немотивированное отклонение судами контррасчетов размера компенсации, тяжелое материальное положение.

Верховный суд РФ отменил все судебные акты судом нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Судебный акт: Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2021 № 310-ЭС20-9768 по делу № А48-7579/2019

Выводы суда:

1. При нарушении исключительного права на товарный знак общество вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

2. Компенсация взыскивается, если доказан факт нарушения исключительного права. В рамках рассматриваемого дела этот факт был доказан представленными обществом доказательствами, а именно товарным чеком, видеозаписью, подтверждающую покупку, товаром с нанесенным товарным знаком общества.

3. Суд апелляционной инстанции не согласился с решением суда первой инстанции в части снижения размера компенсации ниже минимального размера с учетом положений постановления Конституционного суда РФ, поскольку отсутствует обязательный признак- одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности. Такая позиция суда является ошибочной, так как отсутствие указанного признака не является безусловным основанием для отказа во взыскании суммы компенсации в меньшем размере.

Читайте также:
Оценка и стоимость товарного знака - методы проведения

4. При определении размера компенсации суды исходили из цены по лицензионному договору, заключенному обществом с другим лицом.

5. Оспаривание размера компенсации может быть основано на доказательствах, подтверждающих цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Например, иные лицензионные договоры, заключение независимого оценщика. Такие доказательства представлены ответчиком не были.

6. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

7. При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака суду необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования.

8. Суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Комментарии:

1. Правообладатель исключительного права на товарный знак вправе самостоятельно избрать способ защиты нарушенного права. Он вправе взыскать как убытки, так и компенсацию. Избрав в качестве способа защиты права взыскание компенсации, правообладатель не должен доказывать убытки, поскольку эти способы защиты права различны по своей природе. При этом двукратый размер стоимости права использования товарного знака определяется исходя из цен, которые обычно взимаются за правомерное использование товарного знака. При расчете суммы компенсации суды исходили лишь из цены, указанной в лицензионном договоре общества с иным лицом. Такой подход неверен, поскольку не позволяет объективно оценить размер обычно взимаемой за использование товарного знака платы.

2. Судам следовало проверить, каким способом использовался товарный знак по лицензионному договору общества с иным лицом, а также сопоставить способ использования этого лица и нарушителя. Если лицо по лицензионному договору использовало товарный знак иным способом, то цена по договору не может быть положена в основу расчета размера компенсации. В таком случае размер компенсации может быть даже ниже заявленного истцом. Поэтому следует различать уменьшение размера компенсации ниже минимального предела и уменьшение компенсации в связи с перерасчетом суммы, заявленной истцом.

3. Определение размера компенсации ниже минимального предела возможно в исключительных случаях и при наличии мотивированного заявления ответчика. Суды не приняли во внимание возражения ответчика, его контррасчеты, не исследовали в полном объеме все обстоятельства.

4. Поскольку определение размера компенсации является прерогативой суда, он должен исследовать все обстоятельства дела, определив разумную компенсацию применительно к конкретно рассматриваемому делу. Верховный суд справедливо отметил, что размер компенсации, установленный судом апелляционной инстанции, превышающий в 100 раз стоимость самого товара, явно несоразмерен последствиям нарушения исключительного права. Всегда должен быть соблюден баланс интересов, чтобы не ущемлять законные интересы участников спора.

У нас также есть аудиоподкасты. Это выпуски по 2-5 минут. Посвящены одному спору, конфликту или новости. Их можно слушать прямо на нашем сайте, на сайте подкаст-площадки или скачать себе на компьютер, смартфон и пр. Выпуск 1 (о субсидиарной ответственности); Выпуск 2 (оспаривание договора по мотиву злоупотребления правом); Выпуск 3 (расторжение договора по инициативе продавца, что учесть?). Еще пара десятков по ссылке.

Вы не поверите, но для любителей коротких и полезных видео, у нас появились видеоподкасты. Например, выпуск на тему «Взыскание упущенной выгоды» можно посмотреть по ссылке.

Обратим внимание, что юридическая фирма «Ветров и партнеры» в 2020 году отмечена отраслевым рейтингом юридических компаний Право.ру-300 в номинациях «Арбитражное судопроизводство», «Разрешение споров в судах общей юрисдикции» и является одной из региональных компаний по всей России в данных номинациях.

В случае, если Ваш судебный спор или иной спор, договорная работа или любая другая форма деятельности касается вопросов, рассмотренных в данном или ином нашем материале, рекомендуем проверить и убедиться, что Ваша правовая позиция соответствует последним изменениям практики и законодательству.

Мы будем рады оказать Вам юридическую помощь по поводу минимизации юридических рисков и имеющимся возможностям. Мы постараемся найти решение, подходящее именно для Вас.

Звоните по телефону +7 (383) 310-38-76 или пишите на адрес info@vitvet.com.

Наша юридическая компания оказывает различные юридические услуги в разных городах России (в т.ч. Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Иркутск, Чита, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти, Сочи).

Галина Короткевич, партнер. Люблю кофе, всякие вкусняшки, банкротные дела и корпоративное право. Пишу статьи, ищу интересную информацию и предлагаю способы ее практического использования. Верю, что благодаря качественной юридической аналитике клиенты приходят к юридической фирме, а не наоборот. Согласны? Тогда давайте дружить на Facebook.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: